目次

• 何謂美國專利適格性
• 什麼標的被美國最高法院視為不可專利
• 美國最高法院如何測試專利適格性
• 結語

一、何謂美國專利適格性？

美國專利法第101條規範專利適格性的最基礎條件，其條文內容包括：「任何新（new）與有用（useful）的程序、機構、製程或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法規定及條件下獲得專利」。為要鼓勵發明創造並促進產業繁榮，實務上美國專利法之適格標的逐漸演變成「太陽底下由人類所製造而得的任何產物」（參閱Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)），亦即當時美國最高法院傾向擴張解讀可專利標的，並予最擴張的解釋。

二、什麼標的被美國最高法院視為不可專利？

根據美國最高法院做出Alice Corp. v. CLS Bank案（以下簡稱Alice.案）的判決，由於美國最高法院向來視自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）為不可專利之標的，因而認定Alice.案係涉及金融商業、資訊交換方法的電腦軟體專利，僅是將抽象概念（abstract ideas）於電腦執行，無法讓該抽象概念成為具有可專利標的之發明。

美國最高法院指出2012年的Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories案（以下簡稱Mayo.案）已建立用於測試專利適格性的二段式分析架構，故將前述二段式分析架構應用於Alice.案，指出系爭請求項界定的內容在商業體系中已被普遍使用（如現有技術(prior art)），所以系爭案為不具專利標的適格性之抽象概念。

三、美國最高法院如何測試專利適格性？

根據Mayo.案的分析架構為「二段式分析架構」，其主要包含二步驟：

第一步，判斷請求項是否涉及其中一種不可專利標的（例如：自然法則、自然現象、抽象概念）；

第二步，若前述問題是肯定的（例如請求項是為抽象概念），則判斷請求項是否有其他內容，逐一檢視每一構成要件及其組合是否存在發明概念（inventive concept），足以讓請求項在實際上是顯著多於不可專利標的本身。

因此在第二步的判斷中，請求項界定的內容可能包含不可專利概念（patent-ineligible concept）加上其他元素（additional elements），當其他元素越多則越存在發明概念；而當不可專利概念被視為接近現有技術，則請求項界定的內容排除現有技術所存留的其他元素越少，即越不存在發明概念。

四、結語

近來，美國專利法對於電腦軟體相關發明專利的審查趨於嚴格，尤其在專利適格性方面，許多申請案面臨到 101 條的核駁。過去申請人傾向將請求項撰寫得盡可能廣泛，涵蓋所有可能的技術範圍，但這種做法現在反而容易被視為缺乏專利適格性，特別是當請求項過於抽象、接近商業方法、數位訊號處理、軟體方法或數學演算法時。

強哥建議申請人在申請美國電腦軟體相關專利時，應注意以下幾點：

●避免過於寬廣的請求項: 若請求項過於抽象，缺乏具體的技術特徵，則容易被判定為不具專利適格性。

●強調技術特徵: 請求項應著重於發明本身的技術特點，例如技術改良、功能提升或效果改善，並突顯其與現有技術的區別。

●詳細說明技術內容: 說明書應詳細描述發明的技術內容，包括其如何實現、應用領域以及所帶來的技術效果，以支持請求項的專利適格性。

總而言之，申請美國電腦軟體專利時，應採取更謹慎的策略，在請求項撰寫、說明書內容以及答辯方式上，都應著重於實質技術，才能提高專利獲准的機率。