美國電腦軟體專利適格性(上)

前言
聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在相關領域案件上的判決
美國專利局（USPTO）的二段式分析架構說明
小結

一、前言

在 Alice Corp. v. CLS Bank 案（以下簡稱 Alice 案）後，美國法院對於電腦軟體相關發明的專利適格性審查變得更加嚴格，許多案件在 35 U.S. Code § 101 的門檻上就面臨挑戰。其中，DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. Cir. Dec. 5, 2014) 案（以下簡稱 DDR 案）成為一個重要的判例。 在這個案例中，法院採取兩階段分析架構，雖然 DDR 案在第一階段 (Step 2A) 被認定為抽象概念，但在第二階段 (Step 2B) 卻被認定具有發明概念，最終獲得專利適格性。本篇文章將進一步探討美國電腦軟體專利適格性在相關領域案件上的判決，並提供申請人應注意的事項。

二、聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在相關領域案件上的判決

在 DDR Holdings v. Hotels.com 案（以下簡稱 DDR 案）後，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 陸續就相關領域案件做出判決。以下列舉來源中提到的四個案例，說明美國法院如何審查電腦軟體相關發明的專利適格性。

1、Internet Patents Corp. v. Active Network（Fed. Cir. June. 23, 2015）案：此案與 DDR 案類似，皆涉及解決網頁操作問題的技術。然而，法院認為此案僅記載「維持資料狀態」的抽象概念，未具體說明實現此概念的技術手段，因此判定其不符專利適格性。相較之下，DDR 案具體揭露解決問題的技術手段，而非僅敘述技術效果。

2、OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc.（Fed. Cir. June. 11, 2015）案：此案提供一種根據消費者需求動態調整產品價格的技術。法院認為「價格最佳化」的概念在過去無網路時代就已存在，此案僅是利用電腦系統實現該概念，缺乏發明概念。

3、Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank(USA)（Fed. Cir. July. 6, 2015）案：此案涉及信用卡帳戶限額提醒和客製化動態網頁技術。法院認為設定限額提醒的功能可透過傳統記帳方式達成，並未顯著超越現有技術。客製化動態網頁技術則被視為傳統資料整理行為，缺乏發明概念。

4、Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.（Fed. Cir. July. 9, 2015）案：此案請求項中記載的技術是根據產品等級制定價格，並利用電腦進行資料組織和分析。法院認為此案僅是利用電腦執行已知技術，雖提升效率，但僅是自動化帶來的效果，並未使電腦執行更佳、更快、更容易維護或更有意義，因此缺乏發明概念。

上述案例顯示美國法院在審查電腦軟體相關發明時，除了考量技術是否屬於抽象概念外，更著重於判斷其是否具有發明概念。 僅僅利用電腦執行已知技術或商業方法，而未提供任何技術解決方案，將難以獲得專利保護。

三、美國專利局（USPTO）的二段式分析架構說明

根據USPTO於2015年上傳的資料Update on Subject Matter Eligibility進一步說明二段式分析架構該注意的事項包括：

首先，在第一步（Step 2A），需注意有沒有法定例外（Judicial exceptions）、有沒有抽象概念？即使有一個新的概念，但仍有可能被認定是抽象概念，專利局將抽象概念分成四大類：商業經濟行為（“Fundamental” economic practices）、人類行為（“Certain” methods of organizing human activity）、概念本身（An idea of itself）、數學公式（Mathematical relationships/formulas）。

若進入第二步（Step 2B），需注意此新的概念有沒有其他元素（additional elements），並使得這個新的概念能夠在實際上是顯著多於（significantly more）不可專利標的本身，以致於這個新的概念具有發明概念（inventive concept）。

四、小結

美國專利局釋出的資料有助於判斷如何符合美國專利法第101條之規定，所以即便新的概念是抽象概念也不用絕望，因為真正的關鍵問題是在於有沒有辦法通過二段式分析架構的第二步分析，而如何通過審查委員的認定？建議可根據法院的判決（例如DDR案）或是USPTO於更新資料中提供的一些Example作為參考，針對更新資料中較重要的Update: Subject Matter Eligibility及Update Appendix 1: Examples所舉出的數個例子，將於下集提出更進一步的說明。（待續）