目次

• 前言
• 案例說明
  • 屬於沒有發明概念
  • 沒有顯著多於（significantly more）的技術存在，故不具有發明概念
  • 屬於有顯著多於（significantly more）的技術、具有發明概念
  • 被認為是抽象概念，也不具有發明概念
  • 被認為具有發明概念
• 結語

一、前言

承上集所載，參考聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的判決（如DDR Holdings v. Hotels.com, 簡稱DDR案）、以及美國專利局（USPTO）2015年發表的Update: Subject Matter Eligibility及Update Appendix 1: Examples，有助於申請人檢視申請案的內容是否符合美國專利法第101條之規定，並於上期說明Update: Subject Matter Eligibility對執行二段式分析架構該注意的事項，而本期僅就Update Appendix 1: Examples所舉出的5個案例續作說明。

二、案例說明

美國專利審查基準中，關於「發明概念」的判斷，目前尚無太多具有代表性的案例可供參考。以下，強哥將重新介紹五個美國專利商標局（USPTO）於 2015 年更新的 Appendix 1 文件中的案例，說明 USPTO 如何解釋判斷相關領域案件是否具有發明概念：

1、屬於沒有發明概念

案例 21： 此案例涉及一種提供股票資訊服務的方法，當股票價格跌幅超過一定比例時，電腦會自動通知投資人。USPTO 認為此方法僅是將人類行為（例如：比較股價、通知投資人）透過電腦自動執行，缺乏發明概念。案例中提及的網路和伺服器僅作為資料交換和處理的媒介，並未對技術手段產生有意義的限制，因此不構成「發明概念」。建議請求項應界定更具體的技術方案，例如：如何偵測股價變動、如何計算跌幅比例、如何發送通知等，才能避免涵蓋所有實現方法而產生獨佔市場的疑慮。

2、沒有顯著多於（significantly more）的技術存在，故不具有發明概念

案例 22： 此案例涉及一種減肥應用程式，使用者可選擇食物，系統會根據熱量計算食物攝取量。USPTO 認為此應用程式僅是將人類行為（例如：選擇食物、計算熱量）透過電腦執行，缺乏發明概念。USPTO 指出，案例中並未揭露任何特定的技術手段，僅是使用電腦執行已知的減肥方法，因此不構成「發明概念」。

3、屬於有顯著多於（significantly more）的技術、具有發明概念

案例 23： 此案例涉及一種電腦程式，可同時開啟多個文件並自動調整視窗大小。USPTO 認為此程式僅涉及數學演算法，缺乏發明概念。請求項應描述具體的技術手段，例如：如何偵測視窗邊界、如何計算縮放比例、如何調整視窗大小等，才能避免落入抽象概念的範疇。若請求項結合數學演算法與其他技術特徵，解決了技術問題或改善了電腦功能，則可被認定具有「發明概念」。

4、被認為是抽象概念，也不具有發明概念

案例 24： 此案例涉及一種設定和更新警報上限值的方法。USPTO 認為此方法僅涉及數學公式和判斷步驟，缺乏發明概念。USPTO 指出，案例中並未具體限制判斷變數或更新步驟，也未揭露如何透過技術手段解決特定問題，因此不構成「發明概念」。

5、被認為具有發明概念

案例 25： 此案例涉及一種橡膠製造方法，請求項中具體界定了利用電腦控制溫度和時間的技術方案。USPTO 認為此方法雖然每個步驟都可由電腦完成，但整體技術具有改良效果，因此具有發明概念。

上述案例顯示 USPTO 在判斷電腦軟體相關發明是否具有「發明概念」時，除了考量其是否屬於抽象概念外，更著重於請求項是否揭露具體的技術手段。 若僅是將人類行為或已知方法用電腦執行，而未針對特定問題提出技術解決方案，則難以被認定具有「發明概念」。

三、結語

根據美國專利法的規定，申請人若想在美國取得電腦軟體相關發明的專利，其請求項內容必須要具體明確，並且避免涵蓋過於廣泛的應用範圍，以免產生獨佔整個應用市場的疑慮。

●申請人應該專注於發明本身的技術特點，並詳細說明其技術方案如何解決特定技術問題或帶來技術上的改進。

●若請求項僅描述利用電腦執行某種已知的商業方法或數學演算法，而沒有揭露任何具體的技術手段，則很有可能被認為缺乏「發明概念」。

●若請求項能夠明確界定技術手段，例如：如何偵測數據、如何執行計算、如何控制硬體設備等，並且這些技術手段能夠解決特定的技術問題，則更有可能被認定具有「發明概念」。