美國AI專利適格性審查2024

美國AI專利適格性指南(AI Subject Matter Eligibility Guidance)的近況(2024.7)

前言
USPTO發布AI輔助發明指南及範例(2024.2)(USPTO Issues Inventorship Guidance And Examples For AI-Assisted Inventions, 2024/02/12)：
- AI、發明人、技術貢獻等技術性的評估
USPTO更新AI專利適格性指南(2024.7)( 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 2024/07/17)：
- 現行適格性指南、AI輔助專利適格性、新增範例
AI專利適格性指南-新增AI範例(2024.7)(Subject matter eligibility-2024 AI Examples 47 through 49, 2024/07/17)：
- 新增三個範例47、48、49
結語

一、前言

時隔5年終於在2024年2月發布關於「AI(人工智慧)」輔助發明的指南及範例，以及使用AI工具的指南，討論哪些內容符合本領域之技術性的評估。自從2014年至2019年美國專利商標局(USPTO)先後針對電腦軟體發明的專利標的適格性，陸續更新指南及發布範例至今已經十年，但判斷專利標的適格性的主要方式仍受Alice&Mayo案的影響(有興趣回顧的讀者可查看強哥部落格的舊文章)，而本次指南更新後，仍沒有改變Alice&Mayo的兩段式分析架構。

本次2024年7月16日美國專利商標局(USPTO)進一步發布AI發明專利標的適格性的最新指南。這項指南更新主要目的在於為審查人員和申請人提供更明確、一致的評估標準，以確定AI發明是否符合專利法(35 U.S.C. §101)的規範。本次指南更新重點也包括USPTO目前專利標的適格性指南如何應用於AI發明，並說明專利標的適格性的案例。此外，指南還新增了三個應用範例(範例47至49)，說明如何在相關技術領域中應用該指南。

二、USPTO發布AI輔助發明指南及範例(2024.2)(USPTO Issues Inventorship Guidance And Examples For AI-Assisted Inventions, 2024/02/12)

美國專利商標局(USPTO)於2024年2月發布的指南，旨在闡明AI輔助發明的可專利性。該指南強調，由人類在AI協助下完成的發明，只要人類的貢獻足夠顯著，就可以申請專利。關於AI、發明人、技術貢獻等技術性的評估要點彙整如后。

1、AI不能成為發明人：根據美國專利法，發明人資格僅限於自然人。這是因為法律將「個人」定義為人類，即使AI系統在發明過程中發揮重要作用，它也不能被列為發明人。

2、AI輔助發明並非絕對不可申請專利：如果一個或多個自然人對發明做出了「重大貢獻」，則使用AI並不會阻止自然人獲得發明人資格。

3、確定發明人資格的關鍵因素：發明人資格是根據具體案情判斷，主要因素在於「重大貢獻」。這表示每個列於專利申請中的發明人都必須對發明構思做出重大貢獻，並且至少要有一位發明人要能理解並重視該發明。

4、評估重大貢獻的原則：USPTO提供了指導原則來幫助評估自然人在AI輔助發明中的貢獻，例如：(1)使用AI本身並不會否定自然人作為發明人的貢獻。(2)僅僅發現問題或制定研究計劃並不足以構成構思。(3)將發明付諸實踐(也許指製造或使用)本身並不足以構成重大貢獻。(4)設計、建構或訓練AI的行為可能被視為重大貢獻。(5)僅僅擁有或監督AI並不足以構成發明人資格。5、揭露義務和合理查詢義務：申請人有義務向USPTO揭露所有與可專利性相關的已知信息，包括可能影響發明人資格確定的信息。此外，申請人還必須進行合理的查詢，以確保提交的信息準確完整，並且符合發明人資格的要求。

三、USPTO更新AI專利適格性指南(2024.7)( 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 2024/07/17)：

1、USPTO現行專利適格性指南：現行的USPTO專利適格性指南可見於MPEP第2103-2106.07(c)，用於分析申請專利範圍中每一請求項，尤其特別被認為涉及電腦軟體發明的AI發明。USPTO專利適格性分析的第一步(Step1)是解決請求項發明是否屬於35 U.S.C. §101 中敘述的四個類別(THE FOUR STATUTORY CATEGORIES)中的至少一個。第二步(Step2)應用最高法院的Alice&Mayo案的架構(有興趣回顧的讀者可查看強哥部落格的舊文章)（流程圖中的Alice/Mayo Step1&Step2），以判斷請求項是否符合發明概念(INVENTIVE CONCEPT)。

(上圖取自USPTO網站為學習使用)

其中，Step 2A的第一部分(PRONG ONE)，是確定請求項是否敘述了司法例外。司法例外的特徵包括：抽象概念(Abstract Idea)、自然現象(Natural Phenomena)及自然定律(Law Of Nature)。如MPEP 2106.04，II.A.1所述，當司法例外在請求項中被「描述」時，則該請求項「敘述」了司法例外。如果請求項沒有敘述司法例外，則該請求項被認為是符合條件的，並且分析結束。

但如果請求項確實敘述了司法例外，則資格分析將在Step 2A繼續進行Step 2A的第二部分(PRONG TWO)，以確定請求項是：將所敘述的司法例外整合到該例外的實際應用中（在這種情況下，該請求項是符合條件的），還是該請求項「針對」該司法例外（在這種情況下，該請求項需要進一步到Step 2B中進行分析）？以評估請求項的額外要素(例如差異技術特徵)是否遠超過所敘述的司法例外本身。如果在Step 2B中確定顯著的額外要素(例如顯著的差異技術特徵)遠遠超過司法例外，則判斷為該請求項具有專利適格性。

如果在Step 2B中發現請求項仍缺乏顯著的額外要素(例如顯著的差異技術特徵)而不符合條件，在這種情況下，USPTO將判斷缺乏適格性。尤其額外要素(例如差異技術特徵)其實是在本領域是眾所周知的、常規的、傳統的。但申請人仍有機會提出答辯。例如通過修改請求項或說明為什麼該請求項具有專利適格性。在目前的USPTO審查實務中，無論是否發出不具適格性的意見，USPTO還會評估該請求項，以確定其是否符合其他可專利性要求，例如新穎性35 U.S.C. §102和非顯而易見性35 U.S.C. §103，以及 35 U.S.C. §112的審查意見。

2、與AI發明相關領域的更新：雖然用於分析專利適格性的Alice&Mayo的兩段式分析架構沒有改變，但MPEP已更新，以整合和納入所有先前的USPTO指南，並將在適當的情況下繼續更新（例如，納入最近的法院判決）。本次指南更新根據USPTO現有的專利適格性指南，討論如何在Step 2A、PRONG ONE中評估請求項是否敘述了抽象概念（即數學概念、某些組織人類活動的方法或心智過程）。對於AI發明來說，這種檢視可能具有挑戰性。本次指南更新數個判例，這些判例可能有助於USPTO和申請人評估Step 2A、PRONG ONE。此外，本次進一步討論了Step 2A、PRONG TWO中對改進考量因素的評估。

3、AI輔助專利適格性：對於 35 U.S.C. §101的專利適格性分析，發明是否是在AI輔助下創造，並不阻礙USPTO判斷請求項是否符合專利適格性。問題的重點應回到發明請求項的實質技術內容本身。現行的美國專利法(例如 35 U.S.C. §101和§115)沒有承認AI在發明上的貢獻，即使AI在發明創造中發揮了重要作用。AI輔助發明並非絕對不可專利，如果實質上是由一個或多個自然人對請求項發明做出了重大貢獻，仍可為AI輔助發明申請專利保護。4、新增範例：公布範例47至49，旨在協助審查員在專利審查過程中將USPTO的指南應用於AI發明。USPTO還製作更新的範例索引，副本可在USPTO的網站(www.uspto.gov/PatentEligibility)上取得。

四、AI專利適格性指南-新增AI範例(2024.7)(Subject matter eligibility-2024 AI Examples 47 through 49, 2024/07/17)：新增三個範例47、48、49

根據2024年美國專利商標局(USPTO)公布關於專利適格性的範例47至49，特別關注AI發明。這些範例說明如何根據35 U.S.C. §101來確定AI相關發明是否具有專利適格性。特別是，如何評估AI發明是否為抽象概念(例如數學概念、心理過程或人類活動的組織方法等)的過程。這些範例強調了實際應用的重要性，例如改進電腦功能或特定治療方法，以確定AI發明的專利適格性。

1、範例 47：揭示如何將適格性分析應用於與AI相關的發明，特別是使用人工神經網路來識別或偵測異常。關於範例47的申請專利範圍解析之概要如后。

請求項1被認定為適格。提出一種用於人工神經網路(ANN)的特定應用積體電路(ASIC)，被認定為適格的原因，其一係屬於法定類別，涉及一種實體電路，符合機器或產品的定義，其二在於請求項的內容沒有引用任何司法例外。
請求項2被認定為不適格。提出一種使用人工神經網路(ANN)的方法，被認定為不適格的理由，在於它引用了一項司法例外(抽象概念–心智步驟)，並且該請求項並未將司法例外整合到實際應用中(因此整體仍然為抽象概念)，並且該請求項並未記載明顯超出該司法例外的內容(沒有達到發明概念或缺少顯著的差異技術特徵)。
請求項3被認定為適格。提出一種使用人工神經網路(ANN)偵測惡意網路封包的方法，被認定為適格的主要原因，在於它雖具有司法例外(抽象概念)的因素，但該請求項的實質技術內容係透過改善網路安全性，有將司法例外(抽象概念)整合到實際應用中。

2、範例 48：揭示如何將適格性分析應用於引用基於AI的分析語音訊號方法，以及從無關或背景語音中分離出所需語音的發明。關於範例48的申請專利範圍解析之概要如后。

請求項1被認定為不適格。提出一種語音分離方法，被認定為不適格的理由在於它屬於司法例外(抽象概念–數學公式)，並且該請求項1並未將該司法例外(抽象概念)整合到實際應用中(因此整體仍然為抽象概念)，並且未記載明顯超出該司法例外(抽象概念)的內容(沒有達到發明概念或缺少顯著的差異技術特徵)。
請求項2被認定為適格。提出一種語音分離方法，較特別的是，雖然同樣與請求項1相同的存在司法例外(抽象概念)的問題，但卻能夠被認定為適格，其主因是該請求項2的實質技術內容係改善了語音分離技術，且將該司法例外(抽象概念)有整合到實際的語音分離應用中，為語音分離領域提供了技術上的改進。
請求項3被認定為適格。提出一種非暫時性電腦可讀取儲存媒體，同樣被認定為適格。因為該請求項3係透過改善語音轉文字抄錄，且將該司法例外(抽象概念)整合到實際應用中，為語音轉文字領域提供了技術上的改進。這些步驟超出了抽象概念本身。

3、範例 49：揭示如何分析引用AI模型的方法，該AI模型旨在協助根據特定患者的個體特徵，來擬定個人化醫療方法。關於範例49的申請專利範圍解析之概要如后。

請求項1被認定為不適格。提出一種手術後纖維化治療方法，被認定為不適格的理由在於它被判斷使用司法例外(抽象概念和自然法則)，如請求項中描述的風險評分的步驟可被解釋為數學概念和心智過程，並且該請求項1也未將該司法例外(抽象概念)整合到實際應用中(因此為抽象概念)，並且未提供明顯超出該司法例外(抽象概念)的內容(沒有達到發明性概念或缺少顯著的差異技術特徵)。
請求項2被認定為適格。雖然同樣的提出一種手術後纖維化治療方法，而且也與請求項1一樣的被判斷使用司法例外(抽象概念)，但是卻被認定為適格，其主要原因在於該請求項2所記載的整體技術內容，是將該司法例外(抽象概念)整合到實際應用中。

五、結語

USPTO於2024年7月17日起開始實施，並公開徵求意見回饋。指南將透過以下方式影響AI發明專利審查：1. 提供更明確的標準，例如判斷一項請求項是否描述一項抽象概念，或者該請求項是否將抽象概念使用到實際應用；2. 提高審查一致性，在專利審查中應用指南來審查AI發明。3. 提供更多實例，幫助申請人更好地理解如何撰寫符合專利要求的AI發明申請文件。

總而言之，根據美國專利法第101條(35 U.S.C. §101)，如果發明屬於法定類別(流程、機器、製造或物質組成)並且不屬於司法例外(自然法則、自然現象或抽象概念)，則該發明具有專利適格性。如果申請專利範圍屬於司法例外，則必須判斷該申請專利範圍是否整體而言是否具有顯著不同的差異技術特徵，或者是否將該司法例外整合到實際應用中。本次的這些範例其實也僅說明了在評估AI發明的專利適格性時，可能可以如何應用這些概念而已。

至於本領域的從業者或是申請人，對於USPTO這次公布的指南及範例，是否認為更明確？有助於判斷請求項是否為抽象概念？有助於審查一致性？申請人更理解該如何撰寫申請文件？根據強哥目前觀察美國電腦軟體發明的審查，無論是35 U.S.C. §101、35 U.S.C. §102/103甚至是35 U.S.C. §112，仍然常常發現USPTO缺乏一致性的標準。建議在申請美國專利的時候，先向強哥進行諮詢，以免浪費了企業的研發心血。